La portée de la comparaison de l'état de la technique en matière de contrefaçon de brevet de conception

par Dennis Crouch

L'appel en instance dans Columbia Sportswear North America, Inc. c. Seirus Innovative Accessories, Inc., 2021-2299 (Fed. Cir. 2022) soulève un certain nombre de questions importantes en matière de droit des brevets de conception, y compris une question de première impression de la portée de la « comparaison de l'état de la technique » disponible pour l'analyse de la contrefaçon par un observateur ordinaire dans Egyptian Goddess, Inc. c. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) ( en banc) et son prédécesseur clé Smith c. Whitman Saddle Co, 148 US 674 (1893). Depuis la déesse égyptienne, le circuit fédéral a accordé une importance renouvelée à l'"article manufacturé" revendiqué, mais pas dans la partie comparative de l'analyse de la contrefaçon.

En 2021, le circuit fédéral a rendu la décision importante, bien que courte, sur les brevets de conception In re SurgiSil, LLP, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021). Dans SurgiSil, le tribunal a estimé que l'article de fabrication particulier cité par les revendications ne devait pas être ignoré, même à des fins d'anticipation. L'implant cosmétique pour les lèvres de SurgiSil a une forme remarquablement similaire à de nombreux autres cylindres à deux pointes. À titre d'exemple, l'image ci-dessus montre l'implant de lèvre SurgiSil (en bas) comparé à un moignon de mélange de l'art antérieur (en haut) vendu par Blick.

Le PTAB a constaté que la réclamation de SurgiSil était anticipée, mais le circuit fédéral a fait marche arrière, estimant qu'un moignon de mélange n'anticipe pas un implant de lèvre.

Les mandataires en brevets d'utilité connaissent la décision Schreiber qui autorise l'utilisation d'art non analogue pour les rejets d'antériorité. In re Schreiber, 128 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997)("qu'une référence soit un art analogue n'est pas pertinent pour savoir si cette référence anticipe"). À certains égards, Schreiber pourrait être considéré comme une intention avec SurgiSil. En réalité, bien que les deux décisions s'accordent bien et que SurgiSil n'a pas établi de règle spéciale sur les brevets de conception ni rejeté Schreiber. Au lieu de cela, Surgisil a simplement interprété la revendication en cause comme exigeant un implant labial et a ensuite conclu qu'un implant non labial ne satisfaisait pas à cette limitation de la revendication. Je noterai que SurgiSil était l'appel d'un demandeur de brevet auprès de l'USPTO. L'affaire a été renvoyée à l'USPTO il y a 10 mois, et aucun brevet n'a encore été délivré. Je m'attends à ce que l'examinateur ait maintenant rejeté la revendication pour des motifs d'évidence.

SurgiSil, associé à la décision antérieure du tribunal dans Curver Luxembourg, SARL c. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019), accorde un nouveau poids à l'« article manufacturé » revendiqué. La question ouverte est de savoir comment cet objectif devrait jouer dans l'analyse de l'infraction sous Egyptian Goddess, Inc. c. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc).

Portée d'un brevet de dessin ou modèle est typiquement déterminé par son article de fabrication cité et son mode de réalisation unique montré dans les dessins. Une conception accusée n'a pas à correspondre exactement aux dessins. Ce que nous faisons, c'est plutôt demander si un "observateur ordinaire" serait trompé en pensant que le dessin ou modèle accusé est le dessin ou modèle breveté. Déesse égyptienne. Avant de procéder à la comparaison, l'observateur ordinaire est censé se familiariser avec l'état de la technique (si la question se pose). L'état de la technique est utilisé pour aider à mesurer la portée des revendications. S'il n'y a pas d'art antérieur similaire à distance, alors la conception brevetée va se voir accorder une portée plus large par l'observateur ordinaire; d'autre part, lorsque l'état de la technique est assez similaire au dessin ou modèle breveté, la portée du brevet sera étroite. Il convient de noter que l'état de la technique de comparaison n'est utilisé qu'à la demande du contrefacteur accusé, et donc la question ne se posera stratégiquement que lorsque le défendeur aura la preuve d'un état de la technique très similaire.

La question ouverte : À quel art antérieur devons-nous nous référer lorsque nous effectuons une comparaison ? Cette question est devant le tribunal dans Columbia Sportswear North America, Inc. c. Seirus Innovative Accessories, Inc., 2021-2299 (Fed. Cir. 2022) (en instance devant le circuit fédéral). Dans l'affaire, le contrefacteur accusé (Seirus) disposait d'une comparaison parfaite de l'art antérieur, le seul problème est que les références provenaient d'articles de fabrication disparates très éloignés du "matériau réfléchissant la chaleur" revendiqué par Columbia. L'affaire est potentiellement importante en raison du recours contre la restitution des bénéfices disponible dans les affaires de brevets de conception. 35 USC 289 ("[le contrevenant] sera responsable envers le titulaire [du brevet] dans la mesure du profit total [du contrevenant]"). Et, nous pourrions nous attendre à un fort potentiel qu'une décision ici du côté de la contrefaçon se reflète pour s'appliquer également à toute analyse de l'évidence.

J'ai déjà écrit sur le procès Columbia contre Seirus qui implique la couche intérieure réfléchissante (mais perméable à l'eau) que les deux utilisent pour recouvrir leur équipement par temps froid. Le brevet de conception n° D657 093 de Columbia revendique la "conception ornementale d'un matériau réfléchissant la chaleur" comme le montrent les dessins. Comme vous pouvez le voir sur les figures 1 et 2 ci-dessous, la conception montre une conception en forme de vague, qui, selon l'inventeur (Zach Snyder), s'est inspirée de son séjour en Arizona et a vu des mirages d'ondulation de chaleur s'élever du sol.

Le produit Seirus est similaire et utilise une conception vague/ondulation. Les premiers produits Seirus manquaient de marque, mais Seirus a ensuite ajouté son nom de marque aux conceptions afin de promouvoir sa marque et d'éviter toute confusion. Si vous avez vu ces motifs sur des doublures de vêtements, cela provient de la marque Seirus. Bien que Columbia détienne le brevet, la société a initialement lancé son produit en utilisant un design pixélisé (couvert par un brevet de design distinct) et a ensuite décidé de ne pas adopter la vague afin d'éviter toute confusion avec Seirus.

Au procès, on a montré au jury des images du brevet ainsi que du produit incriminé afin qu'il puisse effectuer le test d'observateur ordinaire. L'analyse de la contrefaçon de la déesse égyptienne nécessite également la prise en compte de l'état de la technique. Seirus a présenté des références visuellement proches, notamment un brevet d'utilité de 1913 couvrant la doublure intérieure du pneu. (Fig 5 ci-dessous à partir de US1,515,792). Le tribunal a limité la portée de la comparaison de l'art antérieur aux seuls tissus pour la comparaison de la déesse égyptienne. Ce brevet de pneu a été autorisé parce que la couche intérieure était sous forme de tissu.

Au procès, le jury s'est rangé du côté du défendeur Seirus et a conclu que le brevet n'avait pas été enfreint.

Maintenant en appel, le titulaire du brevet fait valoir que l'analyse de la contrefaçon de l'état de la technique (« art antérieur de comparaison ») devrait être limitée par l'article de fabrication déclaré du brevet. Si le tribunal de Columbia avait limité la comparaison de l'état de la technique à ceux montrant uniquement un "matériau réfléchissant la chaleur", tout aurait été exclu. Mais, le tribunal de district a autorisé l'art antérieur à partir d'arts non liés, puis est allé plus loin en empêchant Columbia de demander au jury de rejeter la comparaison non liée à l'art antérieur. L'idée de base pour limiter la comparaison de l'antériorité découle des mêmes notions exprimées par le Circuit Fédéral dans SurgiSil et Curver Luxembourg : les dessins et modèles ne couvrent pas les dessins nus mais plutôt les dessins « pour un article manufacturé ». 35 USC 171. Et cette partie de la loi sur les "articles manufacturés" devrait rester au premier plan de toutes les doctrines sur les brevets de conception. Dans Egyptian Goddess, le brevet couvrait la "conception ornementale d'un tampon à ongles" et toutes les références comparatives de l'art antérieur étaient également des tampons à ongles. 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008). De même, dans Whitman Saddle, le brevet de dessin ou modèle en cause visait un « modèle de selle d'équitation », et l'état de la technique utilisé à titre de comparaison était également une selle d'équitation. 148 US 674 (1893). Mais le tribunal de district de Columbia a refusé de limiter la comparaison de l'état de la technique au seul même article manufacturé. Le tribunal de district a conclu qu'une telle décision importerait à tort trop de fonctionnalités dans le droit de brevet de conception - les brevets de conception couvrent la forme, pas la fonctionnalité.

À mon avis, la proposition de Columbia d'une limitation stricte de l'article de fabrication est trop restrictive parce qu'elle ne reflète pas le point de vue d'un concepteur ou d'un observateur ordinaire et parce qu'elle offre la possibilité d'un jeu indu dans la rédaction des revendications. À titre de règle de droit alternative, le titulaire du brevet suggère que la portée de la comparaison de l'état de la technique soit limitée aux articles qui sont soit le même article de fabrication, soit des "articles suffisamment similaires pour qu'une personne de compétence ordinaire se tourne vers ces articles pour leurs conceptions". Mais, il semble à peu près logique que la même portée de l'état de la technique doive être considérée à la fois pour l'évidence et pour l'analyse de la contrefaçon - bien que l'évidence soit du point de vue d'un concepteur qualifié et que la contrefaçon soit vue par l'observateur ordinaire (c'est-à-dire le consommateur).

Je dirais que même l'approche alternative plus large de Columbia est trop étroite. Dans le brevet revendiqué de Columbia, les images (ci-dessous) montrent l'utilisation du matériau comme doublure intérieure pour divers articles vestimentaires ainsi que comme doublure extérieure pour un sac de couchage. Il serait logique pour moi qu'un observateur ordinaire puisse être trompé par d'autres doublures de vêtements utilisant la même vague, même si elles ne "réfléchissent pas la chaleur" ; et donc qu'un jury devrait être autorisé à considérer ces produits comme faisant partie de l'état de la technique de comparaison dans l'analyse de la contrefaçon de la déesse égyptienne. Malheureusement pour Columbia, ma notion plus large de comparaison de l'art antérieur rend leur cas difficile car au moins l'une des références de comparaison présentées au jury était le motif ondulé utilisé comme doublure extérieure d'une veste de pluie, US5626949, et toutes les références sont une forme de tissu. En outre, à certains égards, Columbia a ouvert la porte à un très large champ de comparaison de l'art antérieur en incluant la figure 1 (illustrée ci-dessus) revendiquant le matériau en tant que modèle en dehors de toute application particulière (comme celles illustrées dans d'autres figures).

Il existe deux principaux mécanismes procéduraux pour limiter la portée de la comparaison de l'état de la technique. (1) exclure l'art antérieur de la considération comme non pertinente ; (2) permettre au jury d'examiner la preuve, mais permettre aux parties d'introduire également des preuves concernant la mesure dans laquelle l'état de la technique pourrait influencer l'observateur ordinaire ou l'artisan qualifié. Ce sont toutes des questions sur lesquelles les gens ont travaillé à plusieurs reprises (et continuent de se disputer) en ce qui concerne la validité et l'évidence des brevets d'utilité, mais elles restent indécises dans le contexte de contrefaçon de brevet de conception après la déesse égyptienne. Le mémoire d'appel pose trois questions particulières sur ce point :

Columbia Sportswear North America, Inc. c. Seirus Innovative Accessories, Inc. (Fed. Cir. 2022) (Mémoire d'ouverture de l'appelant).

Parlons maintenant du logo . La figure ci-dessus pourrait être la pièce maîtresse de toute l'affaire. La figure montre la conception Seirus avec une superposition de la figure 2 du brevet Columbia. Comme vous pouvez le voir, les vagues s'emboîtent presque parfaitement (après un peu de redimensionnement). Une analyse détaillée peut trouver d'autres différences dans les vagues, mais la principale différence visuelle est le logo répété de Seirus.

L'importance de ces logos était un élément clé de l'appel préalable dans l'affaire. Columbia Sportswear NA, Inc. c. Seirus Innovative Accessories, Inc., 942 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2019) (Columbia I) Le principal précédent de LA Gear, Inc. c. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1124 (Fed. Cir. 1993) indique qu'un imitateur ne peut pas échapper à la violation d'un brevet de conception en étiquetant des produits avec un nom commercial différent. (Images du brevet LA Gear et du contrefacteur accusé ci-dessous). Dans Columbia I, le circuit fédéral a distingué LA Gear en expliquant que le précédent "n'interdit pas à l'enquêteur de considérer un logo ornemental, son emplacement et son apparence comme l'une des différences potentielles entre un design breveté et un accusé". Identifiant. Le logo doit plutôt être considéré pour son "effet sur l'ensemble du design". Identifiant. (Citant Gorham).

Lors du deuxième essai, Seirus a passé un certain temps à se concentrer sur les logos en tant qu'éléments de conception importants et cela pourrait bien avoir fait la différence pour le jury. En particulier, Seirus a fourni la preuve que les logos étaient disposés et conçus de manière décorative pour être à la fois ornementaux et attirer l'attention. De plus, les logos sont utilisés pour briser la vague afin que les gens ne soient pas hypnotisés. En d'autres termes, les logos étaient plus qu'un simple étiquetage. Pourtant, en appel, Columbia a demandé à la cour d'appel d'aborder à nouveau ces questions sous la forme d'objections aux instructions du jury :

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Professeur de droit à la Faculté de droit de l'Université du Missouri. Voir tous les messages de Dennis Crouch →